《专利知识100问：专利菜鸟入门手册》作为专利知识的科普读物，语言表述平实，内容通俗易懂，编者在编写过程中抛开晦涩的法条法理，结合实际工作模拟不同人员的工作场景以及他们面临的知识产权问题，采用设问的方式漫谈相关主题的专利知识，基于编者的工作积累、心得体会针对相关问题提出工作建议, 读者根据工作中遇到的问题可直接查找相关答案。

《专利知识100问：专利菜鸟入门手册》

ISBN：978-7-5130-7053-9

成都市郫都区知识产权促进服务中心

国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心

组织编写

出版时间：2020年8月

本书采用主题设问的方式, 介绍了创新主体在日常经营过程中所涉及的各个场景下的知识产权问题，包括基础概念、专利申请前后的注意事项、研发中的信息利用、成果转移转化许可、职务发明、纠纷处理、合作中的注意事项、风险管理等，通过“主题问答对话” 作一次较全面的科普。

专利管理人员

专利咨询师

研发人员

高校知识产权管理人员

专利代理行业相关人员

1专利有什么价值 / 002

2专利制度是如何发展而来的 / 004

3如何获得专利 / 007

4什么情况下会失去专利权 / 009

5什么创新可以申请专利 / 011

6什么内容不能申请专利 / 015

7专利申请怎么提交 / 018

8有没有国际专利 / 020

9谁能申请专利 / 024

10专利都会涉及哪些人 / 026

11专利信息有什么用 / 032

12专利涉及哪些时间信息 / 035

13专利涉及哪些地点信息 / 039

14专利涉及哪些参与者的信息 / 041

15专利布局怎么做 / 044

16如何看待上市企业的专利竞争 / 047

17如何开展专利合作 / 049

18什么是专利分析 / 053

19怎么查询专利 / 059

20专利的关键词怎么查 / 064

21专利分类号怎么用 / 066

22专利的检索逻辑是什么 / 069

23专利申请文件都包含哪些资料 / 074

24什么是说明书 / 077

25权利要求是什么 / 080

26什么是实施例 / 083

27什么是附图、摘要 / 085

28初步审查审什么 / 087

29实质审查审什么 / 090

30什么是专利预审 / 093

31什么是新颖性 / 095

32什么是创造性 / 099

33什么是实用性 / 103

34什么是单一性 / 105

35怎么做分案 / 108

36什么是优先权 / 110

37怎么做申请文件的答复与修改 / 113

38专利授权之后申请人应该做什么 / 117

39什么是专利权质押 / 119

40什么是专利复审 / 122

41什么是专利无效 / 124

42如何进行审查沟通 / 127

43是专利还是专利信息 / 132

44专利文献信息有什么作用 / 134

45什么是专利引文 / 136

46怎么利用专利引文信息 / 139

47什么是同族专利 / 142

48什么是查准 / 145

49各国专利文献信息资源如何查找 / 148

50非专利文献信息资源包括哪些 / 150

51专利转让中到底转让了哪些权利 / 156

52专利转让中如何给专利定价 / 159

53专利转让合同应该包括哪些内容 / 163

54专利转让怎样才算生效 / 166

55专利许可与转让有哪些不同 / 169

56专利许可有哪些类型 / 172

57谁可以给出专利许可 / 175

58专利许可合同应该包括哪些内容 / 177

59专利权人尚未实施专利, 该怎样选择许可策略 / 183

60专利权人已经实施专利, 该怎样选择许可策略 / 186

61许可人可以通过合同任意限制被许可人的权利吗 / 189

62为什么要对专利许可合同进行备案 / 192

63自己的专利一定就可以自由实施吗 / 194

64什么是专利强制许可 / 197

65标准必要专利的许可有什么特殊要求 / 200

66收到了侵权警告信(律师函), 我应该怎么办 / 204

67别人侵犯了我的专利权, 我该怎么办 / 207

68我想无效别人的专利, 应该怎么做 / 210

69别人想无效我的专利, 我该怎么办 / 214

70哪些法院可以受理专利诉讼 / 217

71除了向人民法院起诉, 还能找谁解决专利侵权纠纷 / 220

72什么是诉前保全 / 223

73侵犯专利权的赔偿金额该如何确定 / 225

74我应该应诉还是和解 / 229

75什么是职务发明 / 234

76谁才是真正的发明人 / 236

77授权专利的奖励和报酬一般怎么计算 / 238

78专利技术应用后有奖励吗 / 240

79专利许可或转让给他人了, 我有奖励吗 / 242

80离职了是否就可以自己申请专利呢 / 244

81跳槽到同行申请了专利, 老东家会不会找麻烦 / 246

82退休了能不能自己申请专利 / 247

83专利归属———是申请专利的权利还是专利申请权或专利权 / 251

84合作者中谁拥有“申请专利的权利” / 253

85怎么判断技术合同中的专利权归属 / 256

86合作产生的发明创造是否应该申请专利 / 261

87一起研发的合作者, 都可以申请专利吗 / 264

88合作过程中就专利申请产生分歧了, 怎么办 / 266

89职务发明专利可以依靠约定原则确定专利归属吗 / 270

90当专利归单位时, 我还能用吗 / 273

91什么是专利风险管理 / 277

92产品符合技术标准侵权吗 / 280

93申请专利有没有风险 / 284

94技术引进有哪些专利风险 / 287

95专有技术引进有哪些风险 / 290

96什么是FTO / 293

97“出海” 风险有哪些 / 296

98什么是“337 调查” / 299

99日常工作中会涉及风险管理吗 / 302

100人是否也是风险 / 305

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对于大多数申请人来说, 初步审查比较陌生, 因为这是审查员的具体工作。审查工作具体分为初步审查、实质审查, 两阶段的工作分别由不同部门的审查员来完成, 分工不同, 各管一段。对于申请人来说, 对这些内容作一个了解, 有助于完成不同审查意见的答复处理。

对于我国发明专利来说, 初步审查是受理之后、公布之前的一个必经程序。发明专利初步审查合格之后, 就可以按请求提前公布或者按规定自申请日起满 18 个月公布, 然后再进入实质审查阶段。

初步审查是一个审查程序, 在专利申请被受理并且申请人在规定的期限内按要求缴纳申请费之后进行。它既审形式, 也审明显实质性缺陷, 还审相关手续和费用。初步审查的主要功能是确保所有提交的申请在形式上符合相关法律法规要求, 同时为申请人指出明显实质性缺陷, 申请人无法通过补正或修改符合要求的就可以在初步审查阶段结束审查程序, 从而节省申请人的时间和精力, 也节约审查资源。

初步审查都审什么形式问题呢? 形式审查是指对发明人、申请人的资格, 申请人所委托的代理机构和代理师的资格, 以及申请人递交的与申请相关的各种文件的格式、 文字和附图或者图片是否符合出版的要求等而进行的审查。比如发明名称太长 (一般不得超过 25 个字, 化学领域的某些发明可以允许最 多 40 个字)、表述不正确/ 模糊 (张三手机、 李四方法)、 发明人填写不对/ 不 规范 (××课题组、 ××博士)、个人申请人用笔名而不写真实姓名、没有联系 人电话、代理机构名称与公章名称不一致、两个以上代理师、说明书中的发明名称与请求书中不一致、说明书中有附图说明但是没有提交附图或者对不上、权利要求书对各个权利要求没有编号、附图大小和清晰度不符合要求等。除此之外, 针对一些特殊申请还有相应的审查内容, 比如分案申请的递交时 间、原申请的申请号、申请日填写, 涉及生物材料的申请是否提交保藏证明等。

发明专利初步审查的形式审查的主要依据是《专利法》 第 26 条, 《专利法实施细则》 第2、 3、 16 ~ 19、 23、 119、 121 条; 明显实质性缺陷审查的主要依据是 《专利法》 第2、 5、 20、 25、 31、 33 条和 《专利法实施细则》第 17、19 条。

明显实质性缺陷审查是发明专利初步审查阶段的一项重要审查内容, 主要是指根据法律规定对某些发明创造明显不属于《专利法》规定的保护范围或者某些发明创造明显违反法律、社会公德和妨碍公共利益、公共秩序等内容的审查。比如明显属于《专利法》 第 5 条的情形, 即发明创造违反法律、社会公德或者妨害公共利益, 或者违反法律、 行政法规的规定获取或者利用遗传资源, 并依赖该遗传资源完成的发明创造。例如, 用于赌博的设备、机器或工具; 吸毒的器具; 伪造国家货币、票据、公文、证件、 印章、文物等的设备; 人与动物交配的方法; 克隆的人或克隆人的方法。比如明显属于 《专利法》 第 25 条的情形, 即发明创造属于不授予专利权的主题, 包括科学发现、 智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质等。例如, 一颗新发现的小行星、 日历的编排规则和方法、食谱、棋谱、血压测量法、诊脉法、人工呼吸方法等。

对于我国实用新型专利申请来说, 初步审查合格后就会发布授权公告, 授予相应的专利证书, 不需要经历实质审查。实用新型专利申请的初步审查是受理后、授权前的一个必要程序。在形式审查和实质性缺陷部分的审查上, 实用新型和发明专利没有本质的差异, 只是因法条规定内容不同而各自依据 的法条有一些差别。不过, 实用新型专利因其保护客体不同而需要特别注意。实用新型专利只保护产品不保护方法, 所保护的产品应当是经过产业方法制造的, 有确定形状、 构造且占据一定空间的实体。一项发明创造可能既包括 对产品形状、 构造的改进, 也包括对生产该产品的专用方法、工艺或构成该方法、工艺或材料本身。如果在权利要求中有相关不符合保护客体要求的内容就会在初步审查阶段被审查员指出来, 要求改正。

大家可能会关心, 不是说发明专利在 18 个月的保密期 (或者应申请人要 求提前公开) 之后才公开、实用新型授权才公开, 那么初步审查会不会影响公开? 审查员不看申请怎么判断有没有问题呢? 初步审查的审查原则是: 保 密、书面审查、听证、程序节约。也就是说, 发生在初步审查阶段的审查、 答复在申请未公开之前都是保密的, 这也是如果申请人不主动公布, 其他人是无法查询到相关申请的原因。相关申请内容不公开, 只有负责初审的审查 员能够看到, 其他的审查员也是看不到的, 审查员负有保密责任。在实质审查中, 根据具体情况, 申请人和审查员可以会晤, 而在初步审查中, 审查意 见和审查结果都是通过书面形式通知申请人, 原则上不进行会晤。如果申请不符合初审要求, 至少会给申请人一次陈述意见和/ 或修改申请文件的机会, 不会直接驳回, 这就是听证原则。同时为了提高效率、节约程序, 审查员会尽可能一次把所有问题都指出来, 对于申请文件中文字和符号的明显错误, 还可以依职权自行修改。

在初步审查中, 如果申请人各项文件都符合要求, 就会收到初审合格的 通知书, 发明专利申请接下来的程序依次是公布、实质审查、授权或驳回。早些年有申请人存在误解, 以为初审合格就是成功授权而没有进行进一步的 关注, 申请要求实质审查并答复审查意见, 结果导致技术方案白白被公开而 没有被审查更不可能授权, 非常可惜。

实用新型专利申请在初审合格后就会发布授权公告, 这一点是和发明专 利之间存在的本质差别。如果申请文件有不符合要求的地方, 审查员就会视 情况发出补正通知、 审查意见书, 补正通知书主要是针对形式问题, 审查员会指出问题并请申请人改正。如果针对同一个问题, 审查员发了两次补正而 申请人改正后的文件依然不能符合要求, 审查员就会驳回。如果申请人对审查员发出的补正、 审查意见等不予回复、 超过答复期限, 审查员就会发出视 为撤回的通知书,终止审查程序。

对于专利申请来说, 初步审查是走向后续程序的必经过程, 对于一些形式问题来说, 大多都是可以通过认真、细致的准备工作在申请文件准备中克服的。对于审查员指出的实质性缺陷, 申请人应该认真阅读审查意见, 并结合相关法条要求进行改正以符合要求, 将申请向后续审查程序顺利推进。

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从原单位离职后是否就可以自己申请专利呢? 应当具体问题具体分析。

《专利法实施细则》 第 12 条规定, 在退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1年内作出的、与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造, 属于《专利法》 第 6 条所称的执行本单位的任务所完成的职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于单位, 申请被批准后, 单位为专利权人。

因此, 离职后是否可以申请属于自己的专利, 主要看两个条件: 一是时 间条件, 即是否与原单位解除劳动或人事关系满 1 年; 二是技术上的相关性, 即所申请专利与其在原单位所承担的本职工作或原单位分配的任务是否有相关性。如果同时满足这两个条件, 相应的发明创造属于职务发明创造, 其申请专利的权利、授权后的专利权都属于原单位。

如果离职后申请的专利在技术上与在原单位所承担的本职工作或原单位分配的任务毫无关系, 无论离职时间长短, 发明人或者设计人完全有权就这样的发明创造申请专利, 授权后享有相应的权利。

如果是在离职 1 年后提交的专利申请, 即使该专利申请在技术内容上与本人在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关, 按照 《专利法实 施细则》 的上述规定, 也不属于原单位的职务发明创造, 申请人或设计人享有相应的权利。

对单位来讲, 如果职工在离开单位 1 年后再提出其在单位期间的本职工作或者与交付的任务相关的发明创造的专利申请, 按照 《专利法实施细则》 的规定, 这样的发明创造不属于原单位的职务发明创造, 单位无法追溯主张相关权利。对单位来说如何避免出现这种被动局面呢? 

对此, 单位可以通过建立严格的管理制度, 要求承担研发任务的人员离职前将其所有研发成果交给单位, 订立有关合同约定即将完成的发明创造的权利归属, 以充分维护原单位的利益。有些涉及敏感技术或者竞争性较强技术的公司还会采取一种特殊做法, 即在其聘用的研发人员达到公司规定的退休年龄之前的一定时期内 (如两年), 就将其调离原来的研发部门, 让其从事 公司内的其他工作直到退休为止。

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权利要求书对于大多数人来说都比较陌生, 很多研发人员在复核专利申请文件草稿中的表述时会表示“看不懂权利要求”“和我提供的技术资料交底书不太一样”“有的技术方案我没做过”“别扭, 看半天才明白什么意思”。这其实是因为大家更熟悉技术语言的表述, 比如看说明书就觉得相对亲切多了。而权利要求书在表述上有其专业的撰写要求, 应使用法律语言, 所以看起来相对比较晦涩、难懂。 

权利要求书非常重要, 因为它是确定发明或者实用新型保护范围的法律文件。我们通常说的专利侵权, 都是指侵犯了权利要求书所确定的保护范围, 而技术方案与其他人专利说明书中的部分内容一样并不一定就侵权, 因为它可能没有在权利要求的保护范围内。《专利法》 第 26 条第 4 款规定, 权利要求书应当以说明书为依据, 清楚、简要地限定要求专利保护的范围; 《专利 法》 第 59 条第 1 款规定, 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求 的内容为准, 说明书及其附图可以用于解释权利要求的内容。一般情况下, 专利申请提交后说明书的内容就不会发生变化了, 但是申请人可能会在审查过程中根据审查意见对权利要求书进行修改, 所以在确定专利的保护范围时 应以授权后公告的权利要求版本为准。 

那么, 权利要求书具体应该包含什么内容, 写成什么形式呢? 《专利法》 第 26 条第 4 款和 《专利法实施细则》 第 19~22 条对权利要求的内容及其撰写 作了规定, 大家可查看相关法条的具体内容。本文仅介绍部分主要内容, 帮 助大家了解其规定的主旨。首先在内容上, 权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征, 技术特征可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成 要素, 也可以是要素之间的相互关系; 在形式上一份权利要求书中应当至少 包括一项独立权利要求, 还可以包括从属权利要求; 在权利要求的基本类型上可以分为产品权利要求和方法权利要求。

什么是独立权利要求, 什么是从属权利要求呢? 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案, 记载解决技术问题的必要技术特征。独立权利要求记载的全部技术方案内容应该是一个区别于之前已有技术的新技术方案, 它必须能够解决技术问题, 但不一定是最优的技术方案。所以独立权利要求是保护范围最大的权利要求, 对其进行限定的权利要求称为从属权利要求。最优的技术方案因为条件限定得更加具体, 保护范围也就更小, 所以往往会放在从属权利要求中。一个专利申请中可以有多个独立权利要求, 所有从属权利要求都要写在对应的独立权利要求之后。比如一个反应要在温 度是 60℃以上时才能发生, 其中 75℃以上的产率可以达到80%以上, 而 80℃ 时产率可以达到 90%以上, 那么独立权利要求 1 中就可以限定“其特征在于温度高于 60℃ ”, 权利要求 2 是在权利要求 1 基础上的从属权利要求, 就可以 写 “根据权利要求 1 所述的反应条件, 其特征在于温度高于 75℃ , 产率大于 80% ”, 权利要求 3是最优条件的从属权利要求, 就可以写“根据权利要求 1 所述的反应条件, 其特征在于温度为80℃ , 产率大于 90% ”。如果上述的权利要求最终获得授权, 则其他人在其他条件相同的情况下, 采用 60℃ 以上的温度比如 65℃来实现相同的反应就会侵权, 而不一定采用最优的80℃ 。这就是独立权利要求在能解决技术问题的情况下限定最少的技术特征, 以谋求更 大的保护范围, 从而有效地保护自己的利益的范例。

权利要求包括产品权利要求和方法权利要求两个基本类型。产品权利要求指要求保护的是物(产品、 设备), 如物质、物品、材料、工具、装置、设备等, 方法权利要求指要求保护的是活动 (方法、 用途), 如制造方法、 使用 方法、 通信方法、 处理方法以及将产品用于特定用途的方法。比如一个药物 的结构本身就是产品权利要求, 做成产品的制剂 (胶囊、 片剂、 溶液)也是产品权利要求, 而怎么把这个药物生产出来是方法权利要求, 用它来治高血压也是方法权利要求。如果你制造出来一个新的化合物, 但是你还不知道它 有什么用, 不过你想保护它, 那么你可以申请保护这个化合物 ( 产品专 利) 的专利, 获得 20 年的保护期。5 年之后, 你发现它可以治疗高血压, 那 么你可以再申请一个专利保护它治疗高血压的用途 (方法专利)。等到你的产 品专利过期之后, 大家都可以来生产这个产品, 但是如果在治疗高血压的方 法专利过期前用它来治疗高血压就是侵犯你的方法专利权。

权利要求的撰写应该以说明书为依据且清楚、简要。什么叫以说明书为依据呢? 权利要求的概括应当不超过说明书公开的范围。也就是说, 可以进行上位概括, 但是本领域人员会认同你的概括是合理的, 概括范围内的其他没具体实施例的技术方案经推测应该也是可行的。比如说明书中写了参数设成 60℃ 、70℃ 、80℃都是可以的, 所以该专利要求保护的是 60 ~ 80℃ 这个参数范围, 但是你并没有实际做参数是 75℃ 的实验, 不过本领域的人一般也都会认为 75℃应该是可行的, 这就是以说明书为依据; 如果该专利要求保护的 是 60~90℃这个参数范围, 可是所提供的数据最高只有 80℃ , 没有数据证明 80~90℃这个范围是可以的, 那就是没有以说明书为依据, 得不到说明书的支 持。本文只是示意举例说明逻辑, 实际案件中是否能够得到说明书的支持要根据具体技术领域和具体案件, 具体问题具体分析。

那什么是清楚呢? 首先要保护的是产品还是方法要写清楚, 明确权利要求类型。其次保护范围要写清楚, 不能使用一些含义不确定的用语, 比如“厚”“薄”“强” “弱”“高温”“高压”等, 这些词语可能会因人不同而理解不同, 无法确定保护范围。但是如果一些词语在特定技术领域中具有公认 的确切含义, 不会出现歧义, 则可以使用, 比如放大器中的 “高频”。 

在 《专利审查指南 2010》中对于权利要求有更详细的法条解释和举例, 读者可以根据需要查阅, 了解更多的具体要求。本文主要是想让读者初步了 解到底什么是权利要求、它有什么用、具体是怎样设置的、 包含哪几种类型 以及撰写的原则性要求等, 揭开权利要求的神秘面纱。