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其他国家专利的续案分案制度介绍

返回列表 来源: http://www.azhuanli.com 发布日期: 2024.11.08

在之前的文章中,我们为大家分享了美国专利延续案的各方面知识。除了美国之外,其他一些国家或地区也有类似的 续案 、 分案制度 。当然,每个国家的具体规定各有不同。从中国申请人递交海外专利的情况来看,欧洲和日本是热度比较高的两个地方,在本文中,我们就跟大家分析一下日本和欧洲的分案制度。

与美国专利制度不同,欧洲、日本没有续案、部分续案这种专利申请类型,只有分案申请。简单来说,欧洲申请和日本申请的分案,不可以在说明书中加内容,但是可以调整保护范围,申请不同的权要。

分案制度的设立,一般是与专利申请的单一性原则相对应的,即一件专利申请应当限于一项发明创造。如果一件申请包含多件发明,就可以拆成分案进行递交。我们来具体看一下日本和欧洲的规定。

日本的分案制度

根据《日本专利法》第44条规定,如果一件申请中包含两件或两件以上发明,申请人可以拆分专利递交分案申请。如果经审查,该分案申请的相关情况符合专利法要求,那么该分案可以享受与母案相同的申请日[1]。

1、分案提出人

根据专利法44(1)规定,分案的申请人与母案的申请人需要保持一致。

2、分案提出时间

1)专利申请递交后,只要在可以递交补正的时间内,都可以递交分案申请。具体的:a.收到第一次审查意见通知前任何时间;b.审查意见通知书发文日起3个月内;c.自提出复审请求之日起3个月内。

2)在日本专利局(Japan Patent Office, JPO)作出授权决定起30天内。

3)在JPO发出驳回决定后3个月内。

了解中国分案制度的小伙伴应该知道,中国递交分案的时间节点是取决于母案状态的。如果母案已经授权,即使分案还处于pending状态,也不能继续递交分案了。那么日本专利法中规定的分案提交时间,是否也取决于母案的状态?答案是否定的,如果本族中母案已经授权了,但是分案仍处于pending的状态,是可以继续基于分案再递交分案的。这里与美国续案的规定更为类似。

3、分案申请的实质要求

在上述部分,我们介绍了分案提出的形式性要求。对于分案申请的提出,除了满足申请人和申请时间的要求,还要注意JPO对于分案内容的实质性要求:

1)说明书中包含超过一件发明;

2)分案申请的内容需要在原说明书的范围内。在申请人提出分案请求后,审查员将对分案内容进行初步审查,如果审查员认为申请人递交的分案申请符合分案递交的标准,则该分案申请进入正常受理阶段。如果审查员认为该分案申请并不满足上述要求,将下发驳回意见书。如果审查员经过审查,无法准确判断该分案申请是否满足实质要求,则会依据专利法194(1)要求申请人提交以下材料:a.原说明书中修改过的部分; b.书面说明,解释原说明书对分案权要的支持。

4、提出分案申请的基础

分案申请的提出可以基于母案申请,也可以是基于已有的分案申请继续提分案。中国分案制度的规定将分案提交限制至二代分案,即我们可以基于母案A提交第一代分案B,也可以再基于分案B提交第二代分案C,但是不能再基于分案C提交第三代分案D了。而日本在这方面的规定更为灵活,理论上可以无限制几代分案,只要有pending的在先申请,都可以继续分案。

欧洲的分案制度

欧洲专利法同样有“单一性”的规定,如果一件申请包含了超过一个发明点,申请人通常需要以分案的形式对超出的部分加以保护,分案可以享受与母案相同的申请日和优先权[2]。

1、分案提出时间

在2014年以前,欧洲专利局(European Patent Office, EPO)对于分案提出的时间有比较严格的规定。而自2014年4月1日新规生效后,EPO废除了有关提交欧洲专利申请分案期限的条款。根据新规,对于任何未授权的欧洲专利申请,都可以提出分案申请。具体的:

1)在申请进行中,可以主动申请分案;

2)在先欧洲申请已经收到官文被告知案件即将授权,在授权日前还是可以提起分案申请;

3)如果在先欧洲申请被驳回,在上诉期内,分案申请仍可有效地提出。

补充说明一下,与中国分案制度的相关规定不同,欧洲提交分案的时间也不是取决于母案的状态。与美国、日本类似,只要在先申请中有任何一件申请满足上述期限规定,都可以继续递交分案。

2、分案申请的实质要求

根据《欧洲专利公约》(European Patent Convention, EPC)[3]第76(1)条规定,分案申请仅可以针对母案的主题提出,其权利要求的范围不能超出所提交的母案申请的内容。另外,虽然EPC中没有明确限制“重复授权”(double patenting)的条款,但是如果分案申请与母案申请的权要保护范围完全一致,也是不允许的。

在申请人提出分案请求后,审查员将对分案内容进行审查,如果审查员认为申请人递交的分案申请符合分案递交的标准,则该分案申请进入正常受理阶段。如果审查员认为该分案请求不符合相关规定,则会下发驳回通知书,申请人可以通过修改分案申请的内容来应对驳回。

3、提出分案申请的基础

分案申请的提出可以基于母案申请,也可以是基于已有的分案申请继续提分案。与日本的规定类似,欧洲分案制度也没有限制分案递交至第几代,只要有pending的在先申请,也可以一直递交分案。

小结

众所周知,发明专利申请的确权周期往往很漫长,但商业市场的局势发展却是瞬息万变。如果申请人在一项发明专利申请中涵盖更多的技术点,并采用各种策略保持专利“pending”状态,就可以随时跟进竞争对手的情况,以分案形式见招拆招,制约对手。

与中国分案制度对比,日本专利制度以及欧洲专利制度对于分案的要求相对更灵活,申请人有更多的机会提出分案请求。对应的,申请人如果有递交日本、欧洲专利申请的计划,建议灵活运用其分案制度,更好地完成专利布局。


[1] https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0101_e.pdf.

[2] https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c5_8.html.

[3] https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c5_8.html.

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